O direito de propriedade e exclusividade da marca são conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e correspondem a um dever legal de uso, decorrente da função social da propriedade, estabelecida na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, XXIX e no artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96.
A função social está diretamente relacionada ao
uso, além de identificar o produto ou o serviço em meio aos
concorrentes, esclarecer sua origem e a do serviço ou produto,
bem como, garantir a qualidade e dar visibilidade, criando um
elo de identificação com o consumidor e com o mercado.
Após a concessão do registro da marca, o seu
titular tem o dever, por lei, de fazer uso dela, sob pena de perder o seu
direito. As hipóteses de perda de direito marcário estão previstas na Lei da
Propriedade Industrial e ocorrerem nos seguintes casos:
- Expiração do prazo de vigência: o
registro da marca tem validade por dez anos, podendo ser prorrogado por igual
período, desde que observados os trâmites legais. Em caso de não prorrogação do
registro, o titular perde o direito sobre a marca.
- Renúncia: o titular pode renunciar
o seu direito de forma total ou parcial, em relação aos produtos ou serviços
reivindicados. Além disso, o abandono pode ocorrer por meio do seu
representante legal.
- Caducidade: qualquer terceiro interessado,
que demonstrar o legítimo interesse, poderá requerer o pedido de caducidade de
um registro, observado o princípio da especialidade.
- Ausência de procurador qualificado e domiciliado
no Brasil: é imprescindível que as pessoas domiciliadas no
exterior estejam representadas por um procurador, com poderes para
representação administrativa e judicial.
De acordo com a Lei, o registro caducará se,
decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento I)
o uso da marca não tiver sido iniciado, no Brasil; II)
o uso tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no
mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração do
seu caráter distintivo original.
Importante observar da norma legal que o prazo
estabelecido para início do uso da marca, no Brasil, começa a contar da data da
concessão do registro, logo, enquanto a marca estiver em processo de registro,
não há obrigatoriedade de uso, uma vez que não há um direito consolidado,
apenas uma expectativa de direito.
Além disso, importante chamar a atenção para a
parte final do dispositivo legal, quando prevê a hipótese de caducidade pela
alteração da marca.
Não são raros os casos em que nos deparamos com
marcas requeridas e concedidas sob uma apresentação visual e, com o passar do
tempo, sofrem alterações ou modernizações.
O titular de uma marca deve se atentar para essas
modificações, pois, se a marca originalmente registrada, sofrer alteração que
implique na perda do seu caráter distintivo original, de acordo com o
certificado de registro, está vulnerável a sofrer um processo de caducidade. E
para reverter essa situação, caso isso aconteça, é preciso demonstrar o uso da
marca, através de todos os meios de prova em direito admitidos. Exemplos: notas
fiscais, publicidade, itens promocionais, contratos de licença e cessão, dentre
outros.
O período de investigação do uso da marca deve
observar a data do requerimento da caducidade, ou seja, se o
processo foi instaurado em outubro de 2019, as provas a serem apresentadas devem
corresponder aos últimos cinco anos, a contar dessa data, ainda que o titular
do registro tenha sido notificado da instauração do processo somente meses
depois.
É preciso demonstrar que o uso da marca não foi
interrompido. Este uso, previsto na lei, também, não pode ser esporádico ou
eventual, na verdade, o titular do registro deve demonstrar o uso contínuo e
duradouro, através de diferentes provas, em direito admitidas.
Entretanto, em casos especiais, o titular pode
demonstrar que a interrupção ou o desuso da marca ocorreu por razões legítimas,
de acordo com as diretrizes do INPI.
O legítimo interesse, ao ser demonstrado pelo
terceiro interessado, responsável pela instauração do processo de caducidade
caracteriza-se por marcas idênticas ou semelhantes, para distinguir produtos
idênticos, semelhantes ou afins, direito de personalidade, direito autoral,
dentre outros fundamentos.
Por todos esses fatores, muitas vezes
desconhecidos, o registro de uma marca vai muito mais além do titular obter o
certificado de registro, pois necessita cuidado, observância da lei e,
principalmente, a vigilância por um profissional qualificado, capacitado, capaz
de orientar seu cliente na tomada de decisões quando se trata de alteração da
marca, orientar sobre os prazos a serem cumpridos, dentre tantas outras funções
importantes para manter o registro válido, evitando a perda do direito
marcário.
Roberta Minuzzo - advogada e graduada em direito
pela Universidade Luterana do Brasil. Possui especialização em Propriedade
Intelectual pela (PUCRS) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
além de ter cursado Direito PenaI e Processual Penal no IDC – Instituto de
Desenvolvimento Cultural. A especialista em Propriedade Intelectual também faz
parte da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) e
a Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul (ACRIERGS).
Recentemente, assumiu o encargo de colunista e conselheira no portal de
negócios MD1 Lead, projeto fundado por Franco Scornavacca (o Kiko do KLB) e
Francine Pantaleão.
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